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   numero di Dicembre_2013
Idee e opinioni

E’ utile condurre una ricerca di similitudine prima di depositare il proprio marchio?
Mariucci (Ufficiobrevettimarchi.it): In un mercato globalizzato è fondamentale avvalersi di consulenti specializzati ed evitare il “fai da te” che può essere molto pericoloso

Spesso coloro che decidono di depositare/registrare un marchio sottovalutano l’importanza di condurre previamente un’approfondita ricerca di similitudine per banche dati private. Tale attività, infatti, ha l’utilità di rivelare la presenza o meno di eventuali marchi identici o simili al proprio, che potrebbero ostacolarne l’iter di registrazione, vanificando così gli investimenti sostenuti dalla propria impresa che sia in fase di start-up o che operi sul segmento di mercato da lungo corso.
L'impresa spesso considera la ricerca di anteriorità per similitudine sul proprio marchio come un costo aggiuntivo del quale si può fare volentieri a meno, evitando così di dover stanziare degli appositi budget di spesa. Di conseguenza, si tende ad improvvisare e cimentarsi nelle pseudo-verifiche sui motori di ricerca, ignorando il fatto che nessun valore legale può essere attribuito ai suddetti motori, che si rivelano poi in concreto fuorvianti per la strategia d'investimento aziendale del proprio marchio. 

Tali tipi di ricerca, infatti, non consentono di consultare i registri ufficiali, le uniche fonti attendibili alle quali dover far riferimento; di conseguenza, non è pensabile di elaborare strategie d’investimento senza conoscere previamente e con certezza se il marchio, oggetto d’indagine,

a) sia già stato registrato o meno da parte di terzi soggetti;

b) in quali Paesi abbia o meno ottenuto la registrazione;

c) sia attualmente valido oppure scaduto per mancato rinnovo entro la data prevista;

d) sia tutelato per dei prodotti e/o dei servizi e per quali abbia ottenuto la protezione;

e) sia effettivamente usato o meno sul mercato d’interesse.

Nella migliore delle ipotesi, accade anche che le imprese si limitino a consultare le sole banche dati pubbliche (per esempio, quella dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dell’Ufficio Marchi Comunitari ecc.), conducendo una sorta di “fai da te”, nell’illusione di ottenere ugualmente dei dati aggiornati ovvero un’attendibilità sugli eventuali risultati ed una view completa sul proprio marchio e su quelli dei propri competitors.
Purtroppo, invece, le banche dati pubbliche non sono affatto complete, risultano spesso poco aggiornate e non facili da interpretare da chiunque. Inoltre, i “non addetti ai lavori”, che si cimentano occasionalmente in questo genere d’attività tecnico-specialistiche, potrebbero non conoscere tutti i criteri e i filtri di ricerca indispensabili per conseguire dei risultati esaustivi, (come, per esempio, condurre delle verifiche incrociate tra le banche dati dell’Italia e dei vari paesi comunitari) al fine di avere una view completa sul proprio marchio e su quello dei competitors.
Risulta molto rischioso, per esempio, inserire casualmente delle diciture in tali banche dati, visto che le possibili varianti (letterali, fonetiche, visive e concettuali) di un marchio sono svariate e non prevedibili: solo mani esperte sanno orientarsi e districarsi nel labirinto dei possibili risultati pertinenti con un approccio sistematico ed una tecnica scientificamente collaudata.
E’ accaduto, più di una volta, che molti imprenditori abbiano avuto delle amare sorprese, conducendo una ricerca nella sola banca dati pubblica dell’Ufficio italiano, sottovalutando o dimenticando di condurre un’analoga e parallela verifica nella banca dati dell’Ufficio Comunitario, operazione necessaria in quanto i marchi comunitari “ricomprendono” quelli italiani, ossia la loro validità si estende anche nel nostro territorio.
In altri casi è capitato che alcuni, sottovalutando di verificare previamente se le traduzioni del proprio marchio in una o più lingue estere (identità concettuale) corrispondessero o meno a dei marchi già registrati da parte di terzi soggetti, si sono visti recapitare, dopo aver depositato il proprio marchio, delle opposizioni o contestazioni da parte dei titolari di marchi già registrati, risultati concettualmente identici al proprio e dei quali i soggetti ne ignoravano completamente l’esistenza.

Alla luce di tali esperienze, il rischio per l’impresa è quello di vedersi costretta a ritirare il proprio marchio, oppure a dover sostenere delle procedure amministrative (opposizione) presso le Autorità competenti con tutte le inevitabili perdite/aggravi dell’investimento già stanziato, avendo sottovalutato la funzione e l’utilità di una consulenza specialistica preventiva.
Alla luce di tutto ciò, pur non essendo obbligatoria, è estremamente consigliabile condurre previamente un’esaustiva ricerca di similitudine con l’ausilio di un consulente specializzato, capace di individuare ed interpretare il livello di “pericolosità” dei marchi anteriori simili già registrati, verificare il grado di aggressività dei rispettivi titolari, prevedere i possibili scenari e criticità nell’iter di registrazione del proprio marchio, per preservare così gli investimenti aziendali nel corso degli anni.

Avv. Francesco L. Mariucci
http://www.ufficiobrevettimarchi.it



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